Marcas evocativas devem tolerar concorrência com nomes semelhantes
Introdução
O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu recentemente que marcas consideradas fracas ou evocativas, que guardam relação direta com o produto ou serviço comercializado, possuem baixo grau de distintividade e devem suportar a coexistência com marcas semelhantes no mercado. Essa decisão traz importantes reflexões sobre os limites da proteção marcária no Brasil e os critérios para análise de conflitos entre sinais distintivos que remetem diretamente ao objeto da atividade empresarial.
A questão central reside na interpretação do alcance da proteção conferida pelo registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), especialmente quando se trata de expressões de uso comum ou que evocam diretamente o produto comercializado. O caso analisado pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ-SP ilustra perfeitamente essa problemática ao envolver duas empresas do setor elétrico com marcas foneticamente semelhantes.
O caso concreto e seus desdobramentos
A disputa envolveu duas empresas que atuam no segmento de aparelhos e instrumentos elétricos: a Resispar, sediada em Ribeirão Preto (SP), e a Resipar, estabelecida em Curitiba (PR). A empresa paulista, titular da marca mista Resispar registrada no INPI desde 2019, ajuizou ação visando impedir o uso da marca Resipar pela empresa paranaense, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A autora fundamentou seu pedido no direito de exclusividade conferido pelo registro marcário, argumentando que a semelhança fonética e nominativa entre as marcas seria capaz de induzir o consumidor a erro. Por outro lado, a empresa ré defendeu-se alegando anterioridade de uso, uma vez que utiliza o nome fantasia Resipar desde 1993, ou seja, 26 anos antes do registro da autora. Além disso, sustentou que as marcas possuem apresentação visual distinta, inexistindo prova de prejuízo ou confusão no mercado.
O juízo de primeira instância julgou improcedente a ação, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça. O desembargador relator Sérgio Shimura fundamentou seu voto em dois pilares principais: a natureza evocativa da marca e a distintividade visual entre os sinais em conflito.
Classificação das marcas e grau de proteção
A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) estabelece em seu artigo 122 que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. O artigo 124 da mesma lei elenca as vedações ao registro, incluindo expressões de uso comum, genéricas ou meramente descritivas.
A doutrina e jurisprudência classificam as marcas em diferentes categorias conforme seu grau de distintividade. As marcas arbitrárias ou fantasiosas gozam de proteção ampla por não guardarem relação com o produto ou serviço. Já as marcas evocativas ou sugestivas remetem indiretamente às características do produto, enquanto as marcas fracas são aquelas formadas por elementos de uso comum ou que descrevem diretamente o produto.
No caso analisado, o termo Resispar foi considerado evocativo por remeter diretamente às resistências elétricas comercializadas pelas partes. Essa classificação tem consequências jurídicas relevantes, pois quanto menor a distintividade da marca, menor será o alcance de sua proteção. As marcas fracas devem tolerar a coexistência com sinais semelhantes, desde que não haja reprodução integral ou imitação servil capaz de gerar confusão.
Análise da distintividade e risco de confusão
O exame de colidência entre marcas deve considerar não apenas a semelhança gráfica ou fonética, mas também o conjunto marcário e o segmento de mercado. Tratando-se de marca mista, como no caso da Resispar, a proteção abrange a combinação de elementos nominativos e figurativos, não se estendendo isoladamente a cada componente.
O Tribunal entendeu que, apesar da semelhança fonética entre Resispar e Resipar, os elementos visuais distintivos (cores, fontes, logotipos) afastam o risco de confusão ou associação indevida. Esse entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem decidido pela possibilidade de convivência entre marcas quando os elementos distintivos são suficientes para diferenciá-las no mercado.
Ademais, o fato de ambas as empresas atuarem no mesmo segmento não foi considerado impeditivo à coexistência, justamente pela natureza evocativa dos sinais. Quando a marca remete ao próprio produto, presume-se que os consumidores do segmento possuem maior capacidade de diferenciação, reduzindo o risco de confusão.
A questão da anterioridade e seus efeitos
Um aspecto relevante da decisão foi o reconhecimento da anterioridade de uso pela empresa ré, que utiliza o nome Resipar desde 1993. Embora o registro no INPI confira presunção de propriedade e direito de uso exclusivo em todo território nacional, a Lei de Propriedade Industrial protege o usuário anterior de boa-fé.
O artigo 129, parágrafo 1º, da Lei nº 9.279/1996 assegura ao usuário de boa-fé, há pelo menos seis meses, o direito de precedência ao registro. Mesmo quando não exercido esse direito, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de manutenção do uso anterior, especialmente em casos de marcas fracas ou evocativas, onde a exclusividade é mitigada.
No caso concreto, o uso por mais de duas décadas pela empresa paranaense, sem oposição da concorrente paulista, criou uma situação fática consolidada que o direito não pode ignorar. A tentativa tardia de monopolização de expressão evocativa não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.
Implicações práticas
A decisão do TJ-SP traz importantes orientações para empresários e advogados que atuam na área de propriedade intelectual. Primeiramente, reforça a necessidade de análise criteriosa na escolha de marcas, considerando que sinais evocativos ou descritivos terão proteção limitada, devendo conviver com concorrentes similares.
Para empresas que já possuem marcas evocativas registradas, a decisão sinaliza a importância de investir em elementos distintivos adicionais, como design diferenciado, cores características e identidade visual única. A proteção efetiva nesses casos depende mais do conjunto marcário do que do elemento nominativo isolado.
Do ponto de vista processual, a decisão também destacou questão relevante sobre o cerceamento de defesa. O Tribunal entendeu que o pedido de julgamento antecipado formulado pela própria parte autora é incompatível com posterior alegação de cerceamento, consolidando entendimento sobre a preclusão lógica no processo civil.
Para profissionais que atuam em consultorias de registro de marca, o caso reforça a importância de orientar clientes sobre os diferentes níveis de proteção conforme a natureza do sinal escolhido. Marcas arbitrárias ou fantasiosas, embora demandem maior investimento em divulgação, proporcionam proteção mais ampla e exclusiva.
Conclusão
O julgamento da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ-SP representa importante precedente sobre os limites da proteção marcária no Brasil. Ao reconhecer que marcas evocativas devem tolerar a coexistência com sinais semelhantes, o Tribunal equilibra os interesses privados de exclusividade com o interesse público de manter livres as expressões de uso comum.
A decisão reafirma que o direito marcário não pode ser utilizado para criar monopólios sobre termos descritivos ou evocativos do próprio produto comercializado. Essa interpretação preserva a livre concorrência e impede o uso abusivo do sistema de propriedade industrial para fins anticoncorrenciais.
Por fim, o caso demonstra a importância da análise casuística em disputas marcárias, considerando não apenas a semelhança entre os sinais, mas também sua natureza, distintividade, tempo de uso e conjunto visual. A proteção conferida pelo registro no INPI, embora relevante, deve ser interpretada conforme os princípios que regem o sistema de propriedade industrial e a função social da propriedade prevista na Constituição Federal.
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